상표권등록 선택이 아닌 필수
대한민국의 상표법은 등록주의가 원칙이다. 상표권등록을 마친 자는 상표가 소멸되기 전까지는 유효한 권리를 인정받을 수 있다. 그렇다면 상표권등록을 나중에 마친 자는 아예 보호받지 못하는 것일까? 대법원 판결에 따르면 상표를 나중에 등록했다 하더라도 부당한 목적에 사용되거나 모방대상 상표권자에게 손해를 끼치려는 부당한 목적이 아니라면 상표권등록을 무효화 할 수 없다.
대법원은
1. 외국 상표가 국내에 등록되어 있지 않은 상태를 기회로 삼아 모방대상상표의 신용에 편승해 부당한 이익을 얻으려 하거나
2. 모방대상 상표의 가치에 손상을 주거나
3. 모방대상 상표를 보유한 이의 국내 영업을 방해하는 등 방법으로 상표권자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용한 때만 상표권등록을 허용하지 않는다는 취지로 해석한 것이다.
또한 대법원은 상표가 특정인의 상표라는 사실이 인정되려면 출원 당시 객관적으로 해당 상표가 수요자들에게 널리 알려졌는지를 기준으로 삼아야 한다고 판시했다. 더불어 상표의 부정한 목적을 판단할 때는 모방대상상표의 인지도, 창작성, 등록상표 출원인의 상표를 통한 구체적 사업준비여부, 거래실정, 교섭 유무 및 교섭의 내용 등을 종합적으로 고려해야 한다고 판시했다.
후순위로 등록된 유사한 상표라 하더라도 무효로 되지 않고 보호받을 수 있는 기준을 제시한 이 판례는 상표권등록이 얼마나 중요한지를 역설적으로 보여주고 있다.
아직도 많은 사업자들이 상표권등록을 하지 않은 채 자신이 원하는 상표부터 사용하는 경우가 많다.
하지만 상표등록을 하지 않은 상태에서 누군가가 먼저 상표등록을 마친 상태라면 의도치 않게 타인의 상표권을 침해할 수 있다. 상표권 침해에 따른 법률적 책임은 물론이거니와 오랜 기간 사용해 온 자신의 상표를 다른 상표로 교체해야 할 수도 있다. 상표가 부착된 상품이나 광고전단의 폐기는 물론 간판이나 홈페이지 교체 등 기존 상표가 쌓아온 시장에서의 인지도를 모두 포기해야 한다.
또한 상표권등록을 하지 않은 상태에서는 경쟁업체가 자신의 상표를 도용하는 것을 제재할 수도 없다. 이런 불미스러운 경우가 발생하는 것을 막기 위해서 사업자에게 상표등록은 선택이 아니라 필수다.
등록하고자 하는 상표와 동일한 혹은 유사한 상표가 선등록되어 있다 하더라도 해당 상표를 포기하고 다른 상표를 선택하기 이전에 해당 상표가 실제 사용되고 있는지 확인해 볼 필요가 있다.
이유는 상표가 등록된 이후 3년 이상 사용되지 않고 있다면 불사용 취소 심판을 통해 해당상표의 등록을 취소 시킬 수 있기 때문이다. 다만 불사용 상표가 취소 되었다 하더라도 취소 심판 청구인에게 상표권이 자동으로 주어지는 것이 아니기 때문에 불사용 취소 심판 청구와 동시에 해당 상표에 대한 출원을 해두어야 한다.
특허청이 영국 명품 패션브랜드 “BURBERRY(버버리)”와 한글 명칭이 같다는 이유로 상표등록을 거절한 안동 “버버리 단팥빵”의 경우는 정식 심판을 청구해 소송에서 승소했다. 특허청은 버버리 단팥빵의 버버리가 영국 패션브랜드 “BURBERRY” 상표와 발음상 동일하거나 유사해 특정 상표를 이용해 부당한 이익이나 목적을 얻은 것으로 판단했다.
이러한 특허청의 거부결정에 버버리 단팥빵 측은 특허심판원에 거절결정 불복심판을 청구했다. 특허심판원은 심결문을 통해 “안동지방의 전통적인 버버리찰떡에서 힌트를 얻어 단팥빵, 식혜 등 다른 상품에 적용하는 아이디어로 사업을 시행한 만큼 외국 유명 상표와 동일 또는 유사한 상표로 부당한 이익을 얻으려 하거나, 특정인에게 손해를 가하려는 부정한 목적을 갖고 사용한 것으로 보기 어렵다”라고 판결했다.
이처럼 증가하는 상표권 분쟁에 대비하고 안정적인 사업을 영위하기 위해서는 미리 등록가능성을 판단하고 상표등록을 시작하는 것이 필요하다. 등록가능성을 무료로 상담해 주고 있는 정진국제특허법률사무소에서는 등록가능성검토부터 출원절차, 사건처리, 등록유지, 특허심판까지 상표권등록에 관한 종합적인 솔루션을 고객들에게 제공하고 있다.
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